从张家辉申请“渣渣辉”浅谈防御性商标

“大渣好，我系渣渣辉。”2018年，张家辉因为一次代言火遍网络，张家辉也从此变成了“渣渣辉”。2019年5月30日，张家辉本人在全类申请了“渣渣辉”商标，并迅速登上了微博热搜。

图片来源：中国商标网

他为什么要一次性注册这么多类的“渣渣辉”商标呢？甚至连“奶瓶”、“避孕套”等商品都申请了。难道他是想做一家遍及全行业的巨无霸公司吗？

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按常理推测，这种可能性很小。所以，他这种在全类商品/服务上申请商标的情况，应该更偏向“防御性注册商标”，起到的主要作用是对他人侵权行为的防御及本人权益的保护。

一、何为“防御性商标”

“防御性商标”在我国还没有一个比较准确权威的定义，通常是指较为知名的商标所有人在该注册商标核定使用的商品（服务）或类似商品（服务）以外的其他不同类别的商品或服务上注册的若干相同或近似商标，为防止他人在这些类别的商品或服务上注册使用相同或近似的商标。原商标为主商标，其余为防御商标。

因此，注册防御性商标的方式主要有两个：其一，商标所有人在原注册商标使用的商品(或服务)类别外，跨行业申请注册若干相同商标，也就是张家辉在全类都申请“渣渣辉”商标这种情况。其二，商标所有人为了防范他人在同类别商品(服务)上申请类似商标，在同行业、同类别内申请注册和原商标近音、同音或字形近似的商标，如可口可乐公司注册“雷碧”商标、阿里巴巴集团注册“阿里爸爸”、“阿里妈妈”、“阿里叔叔”等“亲戚商标”。

当下，企业防御性地注册商标并非个案。根据国家知识产权局公布的数据，2018年我国商标注册申请量为737.1万件，商标注册量为500.7万件，其中，国内商标注册479.7万件^[1]。这当中有相当一部分是企业为了主动防御商标侵权问题而申请的防御性商标。

北京光线影业有限公司大量申请电影相关商标的行为，就是一个非常有代表性的案例。

说起近期的中国电影，《哪吒之魔童降世》是怎么都不能绕开的一个话题。其9月2日以累计47亿票房成为中国影史票房第二的背后，是出品方北京光线影业有限公司申请1800余件与电影《哪吒》相关商标的大手笔。

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从商标局官网可以查询到，北京光线影业有限公司此次申请行为，大多为全类或接近全类申请，如“魔童降世”、“吒儿”、“灵珠魔丸”等均申请注册在三十多个类别上。

北京光线影业有限公司大量申请知名的神话人物作为商标的行为是否涉嫌违反《商标法》，是否涉及恶意抢注或者囤积商标行为，也成为大家热议的话题。

如果北京光线影业有限公司本次申请获得认可，系列商标得以注册，将成为知名企业维护自身知识产权，构建防御性商标体系的一个典型案例。当然，也不排除在一些类别上有被驳回的可能。

二、注册“防御性商标”的风险性

众所周知，企业的著名商标是商品形象，更是无形资产，被山寨商标侵权也一直是众多企业较为头疼的问题。越是规模庞大的企业，对于商标防御系统的建立越是迫切。很多企业为了防止别人恶意抢注相同、近似商标，选择抢先在商标注册上“山寨”了自己。

但是,这种注册“防御性山寨”的行为，通常是为了扩大自身著名商标的保护范围，保护著名商标的商业价值不受侵害。“防御性商标”以保护而非实际使用为目的，与我国现行的“商标不使用撤销制度”存在错位乃至一定冲突。

在我国，防御商标制度并未被现行的商标法律体系所采纳，仅仅是企业为保护自身商标权利而采取的一种自发性行为。我国《商标法》第四十九条第二款更是进一步明确，“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标（依据该法条所延伸出来的商标管理制度，一般被称为“撤三制度”）”。第四十九条，或者说“撤三”制度，就像达摩克里斯之剑，高悬在防御性商标所有人的头上，令其不得不担心名下商标因被他人“撤三”而化为乌有。

而在近期的《商标法》修改中，更是在第四条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的内容，而且明确第四条可以作为实体条款适用在商标审查、异议、无效宣告等程序。其目的很明确——为了规制恶意申请、打击囤积商标的行为。

知名企业、大中型企业与小微企业相比，由于其体量及经营范围，天然对商标多样性及商标数量有更高的需求，因而在恶意注册或囤积商标的认定把握上会慎重考虑，但这并不意味着其能豁免第四条的管理。对于申请数量异常巨大或者有恶意注册意图的的异常申请行为，还是可能会被驳回。

因此，注册及持有“防御性商标”目前还存在一定的法律风险。

三、注册“防御性商标”的必要性

从本质上讲，商标侵权行为的认定，一般仅限于有直接竞争关系的相同或类似的商品/服务。在无直接竞争关系，或竞争关系存在模糊地带的非类似商品或者服务上使用与他人商标相同或相似的商标，通常不构成侵权。根据我国《商标法》（2013年8月30日第三次修正版）第五十六条的规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。我国现行立法对商标的跨类保护仅属于事后救济方式，商标专用权的保护范围是受到严格限制的，它不涉及非已注册的商品或服务。通常只有在商标注册申请初步获准后,商标权利人才能够通过法律途径寻求救济保护。

这种事后救济方式操作繁琐且耗时长久。就我国当前商誉市场发展现状来说，即使是较为重视商标价值且组织结构完善的中大规模企业要处理这种侵权情况也存在一定的困难。而对于小微企业或者刚处于发展初期的中型企业来说，则不得不投入预期之外的财力与人力来处理这种纠纷，直接影响了企业的发展规划。另外，对于那些在不同类别、不类似商品/服务项目上进行不当注册的企业来说，其注册行为的原初目的可能并非恶意，仅仅是出于法律意识的淡泊、中介机构的推荐怂恿、甚至仅由于某种偶然性，导致了纠纷行为的发生，而这种纠纷一旦产生，便可能面临一系列的诉讼，最后甚至要承担一笔不菲的赔偿。对于发展初期的中小型企业来说，这种打击甚至是致命的。

而提前在多数类别上注册“防御性商标”，能在侵权损失发生前就有效阻挡恶意抢注或者无意识“搭便车”的行为。“防御性商标”一旦注册，他人在相同或类似商品/服务上就相同或类似商标的注册申请，在商标注册审查阶段便会被直接驳回，无需像事后救济（无效宣告、撤销三年不使用）方式那样，花费大量时间和财力人力，对每个案件都提交大量相关资料，进行一系列行政或诉讼行为。“防御性注册”行为，可以避免许多不必要的纠纷，为企业节省较多的精力，将更多的财力物力投入到扩大企业发展中去。

四、“防御性商标”使用需谨慎

我国正处于经济蓬勃发展的阶段，社会大众对知识产权的重视不断加强，商标的商业价值不断得到体现，商标注册的便利性逐渐提高，注册成本持续下降，但也在一定程度上降低了非正当注册行为的违法成本，恶意抢注、囤积等问题频繁发生。不少知名企业为了保护自己的商标权利，预防商标侵权行为的发生，进行全类申请或申请注册大量不以使用为目的的“自我山寨商标”。但这种行为，也只是一种“治标不治本”的无奈选择。企业要构建一套完备的防御性商标体系，不仅需要增加额外的后续维系成本，还要承担被撤销的损失风险，更重要的是造成了商标资源的浪费，与我国《商标法》以使用为目的申请商标的初衷相违背。“防御性商标”是把双刃剑，企业还是要根据自身发展及实际使用需求来决定是否申请防御性商标。